單位|杜衡律師事務(wù)所知識(shí)產(chǎn)權(quán)處
作者|商標(biāo)侵權(quán)專業(yè)組正文
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中國現(xiàn)行《商標(biāo)法》規(guī)定注冊(cè)商標(biāo)無效宣告申請(qǐng)的期限為自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)。商標(biāo)被惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年期限的限制。如果有人認(rèn)為注冊(cè)商標(biāo)侵犯了其在先的著作權(quán)、外觀專利權(quán)、姓名權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等。應(yīng)當(dāng)在五年內(nèi)提出注冊(cè)商標(biāo)無效宣告申請(qǐng)，或者直接提起民事侵權(quán)訴訟，請(qǐng)求法院責(zé)令停止使用該注冊(cè)商標(biāo)。
但注冊(cè)商標(biāo)五年未被宣告無效的，在先權(quán)利人將對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用提起侵權(quán)訴訟。此時(shí)雖然構(gòu)成侵權(quán)，但是否應(yīng)該責(zé)令其停止使用？
對(duì)此，法律法規(guī)和司法解釋沒有明確規(guī)定，但在最高法院2009年的相關(guān)司法政策中，體現(xiàn)在法發(fā)[2009]23號(hào)《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)第九條：“必須把握商標(biāo)法關(guān)于協(xié)調(diào)保護(hù)在先權(quán)利和維護(hù)市場秩序的立法精神，注重維護(hù)已形成的穩(wěn)定的市場秩序，防止當(dāng)事人假冒商標(biāo)糾紛制度的不當(dāng)炒作。與他人著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先財(cái)產(chǎn)權(quán)相沖突的注冊(cè)商標(biāo)，因超過《商標(biāo)法》規(guī)定的爭議期限而不可撤銷的，在先權(quán)利人仍可以在訴訟時(shí)效內(nèi)就其侵權(quán)行為提起民事訴訟，但人民法院不再?zèng)Q定承擔(dān)停止使用該注冊(cè)商標(biāo)的民事責(zé)任。“
從公平的角度來看，不責(zé)令停止侵權(quán)就構(gòu)成侵權(quán)是不可接受的；從社會(huì)或經(jīng)濟(jì)效益的角度來看，不責(zé)令停止侵權(quán)可以維持已形成的穩(wěn)定的市場秩序，或者鼓勵(lì)創(chuàng)新。比如最近發(fā)生的“大頭兒子小頭父親”侵權(quán)案，杭州軌道交通法院出于社會(huì)公共利益考慮，并未下令停止侵權(quán)；從法律一致性來看，《商標(biāo)法》關(guān)于無效的期限為五年，可以避免流于形式。因此，上述司法政策選擇了維護(hù)市場秩序的價(jià)值。
但即便如此，根據(jù)上面的《意見》，筆者認(rèn)為并非所有五年以上的注冊(cè)商標(biāo)都可以對(duì)侵犯他人在先權(quán)利的行為進(jìn)行賠償。要想“安享晚年”，需要滿足以下要求：
一、涉嫌侵權(quán)的商標(biāo)大量使用后信譽(yù)較高，才能形成穩(wěn)定的市場秩序。從價(jià)值權(quán)衡的角度來看，犧牲公允價(jià)值來維護(hù)一個(gè)很少使用的侵權(quán)商標(biāo)是不值得的，如果一個(gè)商標(biāo)未經(jīng)廣泛使用就被判停止侵權(quán)，也不會(huì)對(duì)企業(yè)的正常經(jīng)營造成很大困難。
其次，，維持“已經(jīng)形成和穩(wěn)定了的市場秩序”，也就是我們常說的“市場格局”，其前提是該“市場格局”是善意、誠信經(jīng)營形成的。這一原則在商標(biāo)行政案件中已經(jīng)得到法院的一致確認(rèn)，例如在“福聯(lián)升”再審案件[i]中，最高院判決指出：
“如果再審申請(qǐng)人惡意申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，無異于鼓勵(lì)同行業(yè)競爭對(duì)手違反誠信原則，無視他人的合法在先權(quán)利，迫使其惡意申請(qǐng)的商標(biāo)做大做強(qiáng)。”同樣，在民事案件中，明知存在在先權(quán)利障礙而強(qiáng)行注冊(cè)使用商標(biāo)，就像是“毒樹之果”，不應(yīng)該受到保護(hù)。
還是那句，有人認(rèn)為《意見》將在先權(quán)利限定在“他人著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先財(cái)產(chǎn)權(quán)利”，是否說明著作權(quán)中的署名權(quán)等人身權(quán)利以及自然人姓名權(quán)就不在此限[ii]？但如今，通常也認(rèn)為姓名權(quán)這樣的人身權(quán)利得到保護(hù)很大一部分原因在于姓名背后的商業(yè)利益，當(dāng)然這依然改變不了其人格權(quán)的屬性。因此，關(guān)于財(cái)產(chǎn)權(quán)利的限制是否為《意見》的本意，此處尚有討論的空間。
至于本文討論的題目，類似案例可供參考的很少。前段時(shí)間有幾個(gè)比較有意思的案例，比如“喬丹”商標(biāo)被訴侵犯姓名權(quán)，以及“非誠勿擾”商標(biāo)被訴侵犯著作權(quán)，都存在注冊(cè)商標(biāo)被宣告無效五年以上的問題。目前“非誠勿擾”版權(quán)案原告已撤訴，“喬丹”案尚未判決。上述司法政策對(duì)案件的影響有多大？庭后判決值得關(guān)注，可以為我們今天的話題增添一些啟示。
[i] （2015）知行字第116號(hào)
[ii]張偉君、張韜略，“從喬丹案看對(duì)惡意侵犯姓名權(quán)的注冊(cè)商標(biāo)設(shè)定提起宣告無效期限存在的問題”，“上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)”微信